【知財スキル】他社特許のクリアランス

知財スキル
お疲れ様です、喜至です。

 

皆さんの会社では製品開発から製品の販売開始までの過程で他社特許の調査と対策を行っているでしょうか?
自分たちの製品が他社の特許を侵害していないことを確認するのは会社の利益や名誉を守る上でとても重要です。特に新製品販売のために設備や人の投資を行った場合や、事業が軌道に乗った後で侵害が判明すると引き返すことができず、会社が傾くことも考えられます。

 

私の経験ではそういった事態を避けるため、製造業でも大手の会社ではかなり念入りに調査と対策を行っている印象です。クリアランスができない事で新製品の投入を断念する企業もあります。逆に中小企業ですとBtoBが多くて侵害発見がされにくいことや、損害賠償請求をしても大した額が取れないケースが多く、侵害訴訟を起こされにくい→企業にパテントクリアランスの意識がないことが多いです。

 

今回はパテントクリアランス調査やSDIによって発見された、自社に取って障害となる他社特許のクリアランス方法をお伝えします。内容は私が我流で考えて実践している方法ですので突っ込みどころもあろうかと思いますが勘弁して下さい(・∀・)つ
補足や「もっといい方法があるよ!」という方はこの記事やTwitterにコメントやメッセージをお願します。

1)海外での審査状況を確認する

まずは対象となる他社特許の海外ファミリーの審査状況を確認しておくことをお勧めします。なぜかというと、海外の出願で新規性や進歩性を理由に拒絶理由通知や拒絶査定がされている場合、その拒絶理由となった文献を使えば、日本で特許査定された特許を無効化できる可能性が高いからです。特に日本の審査では日本語の特許文献の調査が主になっているので、USやEP、CNの審査によって外国語の文献が見つかる可能性が高いです。

国によって新規性や進歩性の定義、クレームが異なりますので、その点に注意しましょう。
下記記事で説明したクレームチャートをしっかりと作成して、無効資料となり得るかどうかを確認してくださいね。

 

 

海外出願の審査状況や拒絶理由通知の書類はJ-PlatPatの「ワン・ポータル・ドシエ」で確認することができます。特許登録番号や公開公報の番号を入力するだけで閲覧できますので非常に便利ですのでお試しあれ。

2)包袋禁反言による権利範囲の限定解釈

包袋禁反言については、下記記事で説明しました。権利行使時の注意点として説明しましたが、侵害を回避する側としても重要な要素となります。

 

 

簡単に言うと、出願人が審査の過程で主張した内容によっては、クレームに記載されている権利範囲よりも狭い範囲で解釈できる(非侵害と解釈できる)場合があるということです。
よくあるパターンとしてはクレーム中で使われている用語の意味、化学系の特許の場合は製造方法による先行技術文献との差別化によって権利範囲が限定される時があります。

 

審査で使われた拒絶理由通知や補正書・意見書はJ-PlatPatで閲覧することができます。

3)無効資料調査

上記1)、2)でもクリアランスが完了しない場合は資料の調査によって無効化を図る必要があります。

 

新規性によって無効化するには対象特許のすべての構成要件を充足する1つの資料を探す必要があります。審査官がポンコツじゃない限り、新規性で否定できる文献が見つかる確率は低いです。また、新規性の資料を探す場合は調査する期間や出願人に注意しましょう。拡大先願と新規性がごっちゃになったまま調査する人がいます。

 

進歩性の無効資料を探す場合、その特許の「急所」となっている構成要件を整理しておきましょう。
対象特許の拒絶理由通知を閲覧し、拒絶理由通知にて引用されている先行技術文献とのクレームチャートを作成します。
例えば、対象特許が出願時に拒絶理由通知を受けた後、下の図のように構成要件eを追加する補正をすることで、先行技術文献との差異を主張して特許査定を受けたとします。

 

無題

この場合、無効化するには成分Cを1~5%含有する化粧水の特許文献なり非特許文献を探すことで進歩性による無効化ができる可能性があります。厳密には構成要件eを加える動機づけが重要ですので、その辺は分からなければ弁理士さんに相談しましょう。


それでも無効化できない場合

無効資料は必ず存在している物ではありません。無効理由が存在しない特許もあります。従業員のリソースをだらだら使い続けるよりも大人しく外部に調査依頼しましょう。区切り決めておかないと終わりません。

私の持っているノウハウを書きなぐってみましたがいかがでしょうか。
あまりネットを探してもここまで細かく載っている記事を見たことがないので参考になればうれしいです。

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