【知財スキル】権利行使の準備

特許

お疲れ様です、喜至です。

今回は自分の会社の特許権が侵害された場合の準備について書きとめていきます。
私自身、特許権侵害の警告対応や権利行使を行ったことはありませんが、権利行使の準備をしたことはあります。結局、権利行使はしなかたんですが・・・。
弁理士さんと相談しながら進めた手順を備忘録としてまとめます。

侵害の状況把握

私が経験した状況は以下の通りです。
・顧客は当社から製品Aを購入していたが、途中でX社との2社購買を行ったことが営業からの情報で分かった。・X社が第2ベンダーとして入ってきたことで、当社製品の出荷量は半減。・当社は製品Aに関する特許を複数取得。X社は製品Aに関する特許を1つも持っていない。
当社のシェアを取り戻すために特許権侵害による権利行使の検討を始めました。
1)侵害品の確認侵害品を入手してリバースエンジニアリングします。私のケースでは製品が化学物質であり、市販されていない、BtoBの製品だったため、入手するには特別なルートが必要でした。
この点、侵害品の入手は機械の部品とかだとスムーズに入手できるのでいいですよね。
侵害品の組成や物性を分析してクレームと対比するためのデータ取りを行いました。
2)法解析自社特許のクレームチャートを作成して1)でおこなった分析データをクレームチャートに当てはめていきます。クレームチャートと侵害判定については下記記事を参考にしてください。
参考記事:【知財スキル】クレームチャート
結果は、すべての構成要件が充足される形となり、文言侵害となりました。

判定の例ですが、下表の左のY社特許を自社特許とすると、右のX社製品が侵害品となります。

無題1

この時に注意したいのが、クレーム中の言葉の定義です。通常、クレームの解釈はクレーム中の言葉をそのままの(辞書的な)意味で解釈します。しかし、特殊な言葉の場合は明細書中の定義によって解釈します。クレームの言葉の意味が広くても、明細書中で狭義な言葉として定義している場合は自分の特許の権利範囲を誤って広く解釈している可能性がありますので注意が必要です。

包袋禁反言の確認

包袋とは特許出願から登録までに使ったすべての書類のことを言います。つまり特許出願書類~拒絶理由通知~補正・意見書~査定書類などです。
そして包袋禁反言とは、「特許権利者(この場合は私の会社)が権利行使で行う際の主張と審査中に行った主張に矛盾があってはいけない」というルールです。
例えば、当社が拒絶理由通知の対応の際に、「成分Aとは化合物Aのことです」と成分を限定する意見を主張していたにもかかわらず、権利行使の際に「成分Aとは通常、化合物Aと化合物A´のことと解釈されます」と、審査と矛盾した主張をすることは認められません(禁反言)。
特許審査の中では特許権を取得したいがために、意見書の中で無意識に権利範囲を減縮するような意見を主張してしまいがちです。権利行使した際に相手に禁反言によって反論されないように確認をしておく必要があります。
逆にいえば、相手から特許侵害で警告状が届いたり、障害となる特許を発見した際は禁反言によって相手の権利範囲を減縮して解釈することができないかを探すことが重要となります。
本案件では特に当社特許に権利範囲を減縮するような主張はしていないことがわかりました。

抗弁の調査

特許権侵害で相手を訴えた時に「その特許は無効だ」とか「特許出願よりも前から商売をしていた」と主張されることが考えられます。前者を無効の抗弁、後者を先使用権の抗弁といいます。この抗弁が通ってしまうと、敗訴してしまいますので訴訟の前に自分たちで調べておくことが肝要です。
特許が無効にされてしまう可能性を調査するには、明細書等の記載と特許要件を再度照らし合わせてみて確認することや、出願時に抜けていた調査を行うことが必要となる。最低でも新規性(まったく同じものがあった)で無効にされることがないようにはしておきたいところです。
先使用に関しては出願時における相手の製品カタログやホームページ等で自社特許発明と同じようなものがなかったかを調べておく必要があります。
特許の無効も先使用も完璧な調査はできないので、ある程度割り切って行うことが重要です。また、無効理由については訂正審判でクレームを修正できるなら権利行使前に行っておくことも検討する必要があります。
私のケースでは無効理由は見つからず、先使用についても確認できる範囲では成立しないだろうということがわかりました。

損害の調査

侵害訴訟をするには訴状に申立手数料として、収入印紙を貼る必要があります。印紙の額は損害賠償額によって変わるため、ある程度の損害額を見積もる必要があります。こういった手続き的な意味もありますが、権利行使を本当に行うかどうかの判断データとしても必要ですので必ず見積もっておきましょう。
概算でいいので、製品の単価と販売量を営業担当の人などに情報収集してもらいましょう。単価はわからなければ自分の会社が販売している単価でもいいと思います。私のケースでは顧客の販売量から必要な材料の量を見積もり、当社が顧客に販売している材料の量を差し引いて、相手が顧客に販売している材料の量を見積もりました。単価は自分の会社の単価を用いて損害額を見積もりました。

弁護士への依頼

準備がある程度そろったら、弁護士に仕事を依頼します。自分たちが揃えた上記の訴訟材料を確認してもらい、足りない情報を指摘してもらいます。また、訴訟をおこして勝ち目があるか?何か当社にとってリスクがあるか?など、訴訟を行うかどうかの判断材料をいただきます。
弁護士は特許侵害訴訟を取り扱っている法律事務所や法律特許事務所などに依頼します。法律特許事務所は弁理士と少数の弁護士が所属している場合が多く、特許出願から訴訟まで特許に関するあらゆる業務を取り扱っているので便利です。
報酬は弁護士の作業時間に対して料金がかかるタイムチャージと、成果に応じて報酬を払う方法の2種類がある。タイムチャージの場合、弁護士の格にもよるが3~10万円程度が一般的なようです(高けぇなオイ(’A`|||))。成果報酬の場合、10%程度が弁護士の取り分となるようですが、得られた損害賠償が予定より減れば報酬も減額するのが通例みたいです。
私はタイムチャージの料金で依頼をし、自分の集めた資料に対して足らない情報をアドバイスしていただけました。また、勝率についても低くはないこと、損害賠償やシェアの回復など、何かしらの成果が得られる可能性は十分にあると言っていただけました。

権利行使の判断

今まで集めた資料、情報をもとに、いよいよ権利行使を行うか(警告状を送るか)どうかを会社の経営陣に決めてもらいます。判断にあたり、ポジティブなポイントとネガティブなポイントを整理して説明しました。
ポジティブポイント
・侵害が認められれば、損害賠償やシェアの回復、ライセンス契約などの経済的な利益をうけることができる。・特許権の行使を行ったことがないため、今回の案件が当社のモデルケースとなる。・相手は特許権を何一つもっていないため、逆に訴えられるリスクはない。
ネガティブポイント
・権利行使することで相手が生産をストップしたら、客先に迷惑がかかる可能性がある。・特許が無効化される可能性がある。
当社経営陣の判断は「保留」でした。やはり客先に睨まれるのが怖かったみたいです。

結局、「保留」のまま数年が経ってしまい、特許権は存続期間を満了して消滅してしまいました。
結構なリソースと時間をつかって準備を行いましたが、権利行使は行わないという残念な結果になってしまいました。まぁ貴重な経験にはなりましたが、なんともスッキリしない結果ですね(’A`|||)。なぜこのような結論になってしまったのか、次の記事で考えてみたいと思います。

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